研究院動(dòng)態(tài)
一、馳名商標(biāo)的定義及規(guī)范司法認(rèn)定必要性
馳名商標(biāo)是指為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)1。
自2001年《商標(biāo)法》加入了馳名商標(biāo)的保護(hù)條款2后，部分馳名商標(biāo)權(quán)利人將其商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)作為特殊榮譽(yù)，政府部門對(duì)獲得馳名商標(biāo)認(rèn)定的企業(yè)給予高額獎(jiǎng)勵(lì)，市場(chǎng)上出現(xiàn)各種馳名商標(biāo)、馳名品牌宣傳亂象，曾獲馳名商標(biāo)認(rèn)定的企業(yè)屢屢爆出存在質(zhì)量問題，一度導(dǎo)致我國(guó)的馳名商標(biāo)制度被專家、學(xué)者詬病。
為遏制馳名商標(biāo)認(rèn)定亂象，糾正法律概念榮譽(yù)化，2013年修訂的《商標(biāo)法》中明確規(guī)定了生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者不得將“馳名商標(biāo)”字樣用于商品、商品包裝或者容器上，或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。
該規(guī)定在一定程度上約束了將馳名商標(biāo)概念濫用于商業(yè)活動(dòng)的行為。所以，司法機(jī)關(guān)如何在保護(hù)馳名商標(biāo)權(quán)利人的權(quán)利、社會(huì)公共利益之間保持平衡，掌握并準(zhǔn)確理解馳名商標(biāo)司法認(rèn)定的基本原則和適用條件是問題的關(guān)鍵。
二、馳名商標(biāo)司法認(rèn)定的基本原則
從最高人民法院在其官方網(wǎng)站所作答復(fù)，“對(duì)于司法認(rèn)定馳名商標(biāo)的問題，人民法院一直以來均堅(jiān)持“按需認(rèn)定、事實(shí)認(rèn)定”的基本原則，即僅在案件審理過程中，在有保護(hù)必要的情況下，才對(duì)有關(guān)商標(biāo)是否已經(jīng)具備馳名商標(biāo)的知名度問題做出事實(shí)判斷”3可見，在涉及馳名商標(biāo)訴訟案件中，應(yīng)當(dāng)把握按需認(rèn)定的原則。
（一）按需認(rèn)定原則
1、可以通過《商標(biāo)法》其他條款獲得保護(hù)的，不再適用馳名商標(biāo)的法律條款進(jìn)行保護(hù)。
例如，在格蘭富控股公司等商標(biāo)無效案件中，北京市高級(jí)人民法院作出了，“馳名商標(biāo)的認(rèn)定遵循按需認(rèn)定、被動(dòng)認(rèn)定的原則。鑒于訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的商品分別與各引證商標(biāo)核定使用的商品構(gòu)成同一種或類似商品，且本案已適用2014年商標(biāo)法第三十條、第三十一條對(duì)格蘭富控股公司的在先注冊(cè)商標(biāo)予以保護(hù)，本案無須適用2014年商標(biāo)法第十三條第三款對(duì)格蘭富控股公司的在先權(quán)利進(jìn)行重復(fù)保護(hù)。故該公司的上訴理由，本院不再評(píng)述”的行政判決。4
2、就商品不相同或不類似，且消費(fèi)群體等差異較大的案件，不適用馳名商標(biāo)跨類保護(hù)；對(duì)商品存在較為緊密的關(guān)聯(lián)性或消費(fèi)群體具有重合或交叉的商標(biāo)，方適用對(duì)權(quán)利人進(jìn)行保護(hù)。
例如，在寶潔公司等商標(biāo)異議復(fù)審案件中，北京市高級(jí)人民法院就做出寶潔公司提交的證據(jù)雖然可以證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前，引證商標(biāo)在“化妝品”等商品上已具有較高知名度，但是被異議商標(biāo)指定使用的“人事管理咨詢、會(huì)計(jì)”等服務(wù)與引證商標(biāo)所知名的“化妝品”商品之間差距較大，一般不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾認(rèn)為上述商品與服務(wù)之間存在特定聯(lián)系的認(rèn)定，并未適用2001年《商標(biāo)法》第十三條進(jìn)行保護(hù)。
綜上，在涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定糾紛的訴訟案件中，我們必須針對(duì)案件本身來判斷和綜合考量是否具有認(rèn)定的必要，只有在案件本身滿足馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)的條件時(shí)，方才通過司法手段認(rèn)定和保護(hù)，如此更符合馳名商標(biāo)保護(hù)法律的初衷。
（二）個(gè)案認(rèn)定原則
除按需認(rèn)定原則外，馳名商標(biāo)保護(hù)還應(yīng)遵循個(gè)案認(rèn)定原則。權(quán)利人主張馳名的商標(biāo)，曾作為馳名商標(biāo)獲得保護(hù)的，并不代表在此后所有的商標(biāo)糾紛案件中都能得到支持。
根據(jù)《商標(biāo)法》第十四條規(guī)定，曾作為馳名商標(biāo)受到保護(hù)的記錄，是法院在審理涉及馳名商標(biāo)糾紛案件中，應(yīng)當(dāng)考慮的其中一個(gè)因素。但是，是否需要通過認(rèn)定馳名商標(biāo)獲得保護(hù)，有無保護(hù)的必要，法院需要根據(jù)個(gè)案情況進(jìn)行審查、認(rèn)定。
例如，在艾歐史密斯（中國(guó)）熱水器有限公司因與商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、寧波奇帥電器有限公司商標(biāo)權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛5一案中，最高人民法院就認(rèn)為馳名商標(biāo)認(rèn)定遵循個(gè)案認(rèn)定原則，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在另案中認(rèn)定引證商標(biāo)為馳名商標(biāo)，其效力并不必然及于本案，即使在另案中被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，在本案中，主張認(rèn)定馳名商標(biāo)的權(quán)利人仍需就引證商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前已達(dá)到馳名提交證據(jù)。
筆者認(rèn)為，個(gè)案認(rèn)定原則的本質(zhì)，實(shí)際上是裁判者對(duì)權(quán)利商標(biāo)知名度和顯著性的判斷。通常而言，知名度越高、顯著性越強(qiáng)的商標(biāo)，其可獲得擴(kuò)大保護(hù)的范圍也越大，這就可以解釋，為什么在有的案件中，引證商標(biāo)為汽車類商品，卻可以跨類保護(hù)至服裝類商品之上6，因?yàn)橐C商標(biāo)的馳名范圍已遍布全國(guó)主要地區(qū)、應(yīng)用場(chǎng)景廣泛；而在有的案件中，卻因?yàn)樯唐分g差距較大，而未給予跨類保護(hù)7。
（三）被動(dòng)認(rèn)定原則
馳名商標(biāo)的司法認(rèn)定不僅遵循按需認(rèn)定、個(gè)案認(rèn)定，還需遵循被動(dòng)認(rèn)定原則。權(quán)利人必須明確主張適用《商標(biāo)法》第十三條請(qǐng)求保護(hù)，法院才能適用《商標(biāo)法》第十三條進(jìn)行審查和認(rèn)定。對(duì)于當(dāng)事人未主張通過《商標(biāo)法》第十三條保護(hù)權(quán)利的，不主動(dòng)適用十三條給予馳名商標(biāo)認(rèn)定保護(hù)。
綜上，即是馳名商標(biāo)司法認(rèn)定的三個(gè)基本原則，我們?cè)谏婕榜Y名商標(biāo)認(rèn)定糾紛的案件中，可以圍繞上述基本原則，根據(jù)案件的具體情況，開展馳名商標(biāo)的認(rèn)定和保護(hù)工作，更好的實(shí)現(xiàn)馳名商標(biāo)的司法保護(hù)。
三、馳名商標(biāo)司法認(rèn)定的適用標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十四條規(guī)定，人民法院在認(rèn)定馳名商標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮以下因素：
（一）相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉程度
在涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的民事訴訟案件中，相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉程度均是法院衡量、評(píng)述商標(biāo)是否構(gòu)成馳名的第一要點(diǎn)。
在騰訊科技（深圳）有限公司等與山東騰訊云營(yíng)銷策劃有限責(zé)任公司商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛8案件中，山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院認(rèn)為，原告騰訊公司等提供了2013年獲中國(guó)慈善領(lǐng)域最高政府獎(jiǎng)……等大量關(guān)于原告公司及涉案商標(biāo)自2013年至今多次被各級(jí)政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)組織授予多種榮譽(yù)的證據(jù)。
相關(guān)榮譽(yù)稱號(hào)反映了有關(guān)政府主管部門以及其他機(jī)構(gòu)對(duì)于該商標(biāo)的正面評(píng)價(jià)，所獲得榮譽(yù)稱號(hào)越多，可以證明該商標(biāo)在某一地域或某一行業(yè)內(nèi)被相關(guān)公眾知曉程度也越高。
濟(jì)南中院因此認(rèn)定，涉案商標(biāo)獲得各級(jí)政府和相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)及廣大消費(fèi)者的高度認(rèn)可，在全國(guó)行業(yè)和相關(guān)公眾中具有很高的知名度。
（二）該商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間
1、權(quán)利人提交的證據(jù)必須符合商標(biāo)法等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，是有效的商標(biāo)使用證據(jù)。
根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》之規(guī)定，商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為。9
權(quán)利人向法院提交的商標(biāo)使用證據(jù)必須首先符合相關(guān)法律法規(guī)對(duì)于商標(biāo)使用證據(jù)的要求。以具體的證據(jù)為例，如只有商標(biāo)授權(quán)許可合同，則該合同并非商標(biāo)的使用證據(jù)。
2、權(quán)利人提交的證據(jù)能夠證明案涉權(quán)利商標(biāo)最早使用、并持續(xù)使用的事實(shí)，且主張認(rèn)定馳名的商標(biāo)須持續(xù)使用時(shí)間較長(zhǎng)。
（1）從馳名商標(biāo)的定義即可知曉，須為相關(guān)公眾所熟知。此類商標(biāo)一般持續(xù)使用時(shí)間較長(zhǎng)，在司法實(shí)踐中，起訴時(shí)使用時(shí)間較短（少于五年）的商標(biāo)，一般不予認(rèn)定，但眾所周知的商標(biāo)不受此限制。
（2）權(quán)利人需向法院提供能夠證明權(quán)利商標(biāo)最早開始使用，并有長(zhǎng)期、持續(xù)使用的證據(jù)。
權(quán)利人一般可以通過向法院提交印有案涉商標(biāo)的銷售合同、發(fā)票，以及權(quán)利商標(biāo)使用、注冊(cè)的歷史和范圍的有關(guān)材料，包括國(guó)內(nèi)、外商標(biāo)注冊(cè)證書、續(xù)展證明材料、商標(biāo)許可使用合同等。
（三）該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍
在江蘇洋河酒廠股份有限公司與徐州發(fā)洋食品有限公司等商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛10案件中，洋河酒廠向法院提供了其在《新華日?qǐng)?bào)》等報(bào)刊雜志上，對(duì)“洋河”商標(biāo)進(jìn)行了介紹的證據(jù)。此外，還有關(guān)于通過電視、網(wǎng)絡(luò)、自媒體廣告等形式進(jìn)行宣傳推廣的證據(jù)。
南京市中級(jí)人民法院因此認(rèn)定，洋河酒廠自“洋河”商標(biāo)注冊(cè)以來對(duì)于“洋河”品牌的推廣投入了大量費(fèi)用，開展了方式多樣的宣傳活動(dòng)。
結(jié)合目前的司法實(shí)踐，筆者認(rèn)為，關(guān)于馳名商標(biāo)廣告宣傳的材料，一般包括能夠體現(xiàn)該商標(biāo)的廣告合同、發(fā)票、樣刊或監(jiān)測(cè)報(bào)告，廣告費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等，且廣告的宣傳形式最好是多形式的（如電視廣告、戶外廣告、展會(huì)等），廣告投放最好能夠覆蓋全國(guó)三分之二以上的地域。
（四）該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄
1、曾作為馳名商標(biāo)受到行政保護(hù)、司法保護(hù)的記錄。
即該商標(biāo)曾被人民法院在另案中認(rèn)定為馳名商標(biāo)的判決書等。
以商標(biāo)行政訴訟案件為例，一般情況下，權(quán)利人主張引證商標(biāo)達(dá)到馳名狀態(tài)的證據(jù)必須是在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前，但是，根據(jù)《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》，當(dāng)事人提交訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日后形成的證據(jù)，足以證明在先商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前已處于馳名狀態(tài)的，可以予以釆納11。
在深圳市蜂花日用品有限公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、上海華蜂日用品有限公司商標(biāo)無效宣告糾紛12案件中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，上海華蜂公司提交曾作為馳名商標(biāo)受到保護(hù)的記錄晚于訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)日，但通常馳名商標(biāo)的認(rèn)定會(huì)考慮該商標(biāo)申請(qǐng)認(rèn)定馳名商標(biāo)前三年的使用、宣傳證據(jù)，故該記錄在一定程度上也佐證了訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前引證商標(biāo)的知名度情況，對(duì)引證商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)做出了認(rèn)定。
2、其他商標(biāo)維權(quán)記錄。
在前文提及的騰訊公司、洋河酒廠的兩個(gè)商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案件中，騰訊公司與洋河酒廠作為原告，分別向法院提交了其在全國(guó)多地的商標(biāo)維權(quán)記錄證據(jù)。證據(jù)類型包括工商行政管理部門出具的處罰決定，以及法院做出的生效民事判決等。
在騰訊公司的案件中，濟(jì)南中院認(rèn)為，商標(biāo)在相關(guān)公眾中的知曉程度越高，該商標(biāo)被假冒的可能性就越高。侵犯涉案商標(biāo)的侵權(quán)行為多次發(fā)生，也從另一側(cè)面反映該商標(biāo)的認(rèn)知程度高，具有較高的市場(chǎng)價(jià)值。
因此，可以在已經(jīng)提供作為馳名商標(biāo)受到行政保護(hù)、司法保護(hù)記錄的基礎(chǔ)上（或者無法提供曾作為受到馳名商標(biāo)受到保護(hù)記錄的證據(jù)時(shí)），均可向法院提供權(quán)利人在全國(guó)各地的商標(biāo)維權(quán)記錄，用以證明商標(biāo)的知名度。
（五）該商標(biāo)馳名的其他因素
雖然法律并未明確規(guī)定何謂其他因素，但是通過大量司法判決，我們可以發(fā)現(xiàn)，司法認(rèn)定中的其他因素包括銷售帶有涉案權(quán)利商標(biāo)商品的業(yè)務(wù)收入、市場(chǎng)占有率、行業(yè)排名、權(quán)利人企業(yè)利稅等。
在前述騰訊公司案件中，濟(jì)南中院認(rèn)定，業(yè)務(wù)收入、市場(chǎng)占有率市場(chǎng)排名等數(shù)據(jù)，能夠反映權(quán)利人企業(yè)及涉案權(quán)利商標(biāo)在長(zhǎng)期使用的過程中，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)和相關(guān)消費(fèi)者中產(chǎn)生了廣泛的認(rèn)知，涉案商標(biāo)通過長(zhǎng)期使用獲得了較強(qiáng)的顯著性，其所具備的較強(qiáng)識(shí)別功能，增強(qiáng)了該商標(biāo)的知名度。
在洋河酒廠案件中，南京中院亦認(rèn)定權(quán)利人在經(jīng)營(yíng)期間，銷售收入、利潤(rùn)總額逐年快速上升，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在行業(yè)中處于領(lǐng)先位置，隨著市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，其品牌影響力和知名度不斷提高。
可見，在涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定糾紛的案件中，權(quán)利人企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利稅情況（尤以帶有涉案權(quán)利商標(biāo)商品的數(shù)據(jù)為佳），均可成為法院考量該商標(biāo)是否構(gòu)成馳名的因素。
綜上所述，馳名商標(biāo)制度設(shè)立的初衷是為了從法律的角度加強(qiáng)對(duì)具有較高知名度商標(biāo)的保護(hù)，不是向商標(biāo)權(quán)利人授予榮譽(yù)稱號(hào)，也被非賦予其更高的市場(chǎng)聲譽(yù)。
因此，我們?cè)谏婕榜Y名商標(biāo)糾紛的訴訟案件中，要注意把握對(duì)馳名商標(biāo)進(jìn)行司法認(rèn)定的基本原則，尤其是按需認(rèn)定原則。并以相關(guān)原則為基礎(chǔ)，結(jié)合《商標(biāo)法》及司法解釋中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和條件，針對(duì)個(gè)案審查案涉商標(biāo)是否構(gòu)成馳名，對(duì)案件的整體情況做出綜合考慮，才能做出專業(yè)判斷，得出適宜個(gè)案的馳名商標(biāo)保護(hù)方案。
注釋：
1《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（2019年修正）第十三條
2《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（2001年修正）第十三條。
3《關(guān)于“建議建立通過司法認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)的相關(guān)商標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)工作”的答復(fù)》，載中華人民共和國(guó)最高人民法院網(wǎng)，http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-17182.html。
4北京市高級(jí)人民法院（2019）京行終7441號(hào)行政判決書。
5最高人民法院（2017）最高法行申82號(hào)行政裁定書
6北京市高級(jí)人民法院（2021）京行終1043號(hào)行政判決書。
7此類案件較多，不再逐一列舉裁判文書，僅以其一案例為例。北京市高級(jí)人民法院作出（2017）京行終2346號(hào)行政判決書，認(rèn)定寶潔公司主張馳名的商標(biāo)核對(duì)使用的商品為化妝品等商品，與被異議商標(biāo)指定使用的“人事管理咨詢、會(huì)計(jì)”服務(wù)差距較大，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾認(rèn)為相關(guān)商品與服務(wù)之間存在特定聯(lián)系。
8山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院（2020）魯01民初926號(hào)民事判決書。
9《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（2019年修正）第四十八條。
10江蘇省高級(jí)人民法院(2017)蘇民終1781號(hào)民事判決書。
11《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》2019年4月24日發(fā)布，第11.1條。
12北京市高級(jí)人民法院（2020）京行終4298號(hào)民事判決書。
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