研究院動(dòng)態(tài)
一、背景
2020年11月11日，國(guó)際商標(biāo)協(xié)會(huì)執(zhí)法委員會(huì)推薦董事會(huì)通過(guò)關(guān)于“惡意商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)”以及相關(guān)的指導(dǎo)意見(jiàn)的決議。1
該決議指出，惡意商標(biāo)申請(qǐng)及基于惡意商標(biāo)注冊(cè)的濫用情況多年來(lái)在諸多區(qū)域不斷增長(zhǎng)。此外，泛濫的商標(biāo)申請(qǐng)和惡意利用他人商標(biāo)之行為可能會(huì)在消費(fèi)者中造成嚴(yán)重的混淆和對(duì)權(quán)利人造成嚴(yán)重的損害，破壞全球商標(biāo)注冊(cè)系統(tǒng)的功能及作用，并影響權(quán)利人保護(hù)和合法實(shí)施其商標(biāo)權(quán)。
在中國(guó)，惡意的商標(biāo)申請(qǐng)及注冊(cè)層出不窮，因此如何遏制惡意商標(biāo)申請(qǐng)及注冊(cè)一直是一個(gè)十分棘手及爭(zhēng)議很大的問(wèn)題。過(guò)去多年，中國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)官費(fèi)在不斷降低。目前，在中國(guó)在一個(gè)類別上注冊(cè)普通商標(biāo)的最低官費(fèi)少于45美元。此外，一些當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)絡(luò)商標(biāo)服務(wù)平臺(tái)在代理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)業(yè)務(wù)的時(shí)候居然免除服務(wù)費(fèi)！
毫無(wú)疑問(wèn)，國(guó)內(nèi)的商標(biāo)搶注者對(duì)此喜聞樂(lè)見(jiàn)。并且，這些搶注者正在變得越來(lái)越專業(yè)。比如，他們利用不同的身份來(lái)提交注冊(cè)申請(qǐng)以便政府機(jī)構(gòu)或者真正權(quán)利人不易識(shí)別這些申請(qǐng)人的幕后真身。
二、關(guān)于惡意注冊(cè)在中國(guó)的司法實(shí)踐及相關(guān)案例
（一）針對(duì)惡意申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)情形陸續(xù)出臺(tái)新的法律規(guī)定及司法解釋
在以前，《商標(biāo)法》第四十四條第一款（原第四十一條第一款）2普遍被認(rèn)為是對(duì)付惡意注冊(cè)的最有利的武器，即以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的商標(biāo)應(yīng)被宣告無(wú)效。雖然，北京市高級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“北京高院”）已經(jīng)明確指出第四十四條第一款的適用對(duì)象也包括申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，但是，在實(shí)踐中中國(guó)商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱“商標(biāo)局”）在審查商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)及商標(biāo)異議案件的時(shí)候并不會(huì)適用該條款，因?yàn)?/span>，他們認(rèn)為該條款應(yīng)僅適用于注冊(cè)商標(biāo)。商標(biāo)局會(huì)不時(shí)地引用其它條款作為救濟(jì)手段。
2019年4月23日，全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過(guò)了《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》的修正，該修正于2019年11月1日施行。該修正的重要目的之一在于遏制惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)修正后的《商標(biāo)法》第四條第一款，不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回。
2019年4月24日，北京高院頒布了《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（以下簡(jiǎn)稱“《審理指南》）”。該《審理指南》第7.1部分指出，商標(biāo)申請(qǐng)人明顯缺乏真實(shí)使用意圖，且具有下列情形之一的，可以認(rèn)定違反商標(biāo)法第四條的規(guī)定：
1、申請(qǐng)注冊(cè)與不同主體具有一定知名度或者較強(qiáng)顯著特征的商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，且情節(jié)嚴(yán)重的；
2、申請(qǐng)注冊(cè)與同一主體具有一定知名度或者較強(qiáng)顯著特征的商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，且情節(jié)嚴(yán)重的；
3、申請(qǐng)注冊(cè)與他人除商標(biāo)外的其他商業(yè)標(biāo)識(shí)相同或者近似的商標(biāo)，且情節(jié)嚴(yán)重的；
4、申請(qǐng)注冊(cè)與具有一定知名度的地名、景點(diǎn)名稱、建筑物名稱等相同或者近似的商標(biāo)，且情節(jié)嚴(yán)重的；
5、大量申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，且缺乏正當(dāng)理由的。
前述商標(biāo)申請(qǐng)人主張具有真實(shí)使用意圖，但未提交證據(jù)證明的，不予支持。
（二）適用第四條第一款規(guī)定，對(duì)惡意申請(qǐng)注冊(cè)的爭(zhēng)議商標(biāo)予以無(wú)效宣告
1、在新法實(shí)施后，商標(biāo)局評(píng)審部門（以下簡(jiǎn)稱“評(píng)審部門”）已經(jīng)在多個(gè)案件中依照第四條第一款裁定注冊(cè)商標(biāo)予以無(wú)效宣告。
例如評(píng)審部門在商評(píng)字[2020]第0000273715號(hào)關(guān)于第25292773號(hào)“RLEX”商標(biāo)無(wú)效宣告請(qǐng)求裁定書(shū)3中基于如下理由,裁定爭(zhēng)議商標(biāo)予以無(wú)效宣告：
（1）注冊(cè)人在多個(gè)商品及服務(wù)類別上申請(qǐng)注冊(cè)了800余件商標(biāo)，其中包含“MYLV”等與他人知名商標(biāo)近似的商標(biāo)。
（2）注冊(cè)人既未作出合理解釋，也未提供證據(jù)證明其有使用商標(biāo)的真實(shí)意圖。并且，注冊(cè)人還在網(wǎng)上公開(kāi)兜售其注冊(cè)商標(biāo)。
（3）綜上可見(jiàn)，注冊(cè)人缺乏真實(shí)的使用意圖，其具有抄襲他人商標(biāo)的主觀惡意。因此爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)及使用將會(huì)擾亂正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序。
2、在實(shí)踐中，商標(biāo)局已經(jīng)主動(dòng)援引商標(biāo)法第四條第一款在實(shí)質(zhì)審查階段駁回了很多商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。
第37791140 號(hào)“真龍”商標(biāo)（申請(qǐng)商標(biāo)）的駁回復(fù)審案是一件比較典型的案例。
（1）商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查和駁回復(fù)審階段
申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)日為2019年4月25日，申請(qǐng)人共申請(qǐng)注冊(cè)了42件商標(biāo)，其中多件商標(biāo)系對(duì)他人知名商標(biāo)的摹仿，且多件商標(biāo)已在審查或復(fù)審程序中被予以駁回。
據(jù)此，商標(biāo)局和評(píng)審部門均認(rèn)為申請(qǐng)人不以使用為目的的惡意申請(qǐng)商標(biāo)，該行為構(gòu)成了《商標(biāo)法》第四條第一款所指的情形。
有意思的是，該案申請(qǐng)人向評(píng)審部門提交了一些使用證據(jù)，比如訂貨單及出貨單。但是評(píng)審部門并未采信申請(qǐng)人提交的相關(guān)證據(jù)。評(píng)審部門特別指出上述訂貨單、出貨單無(wú)對(duì)應(yīng)發(fā)票佐證已實(shí)際履行。此外，部分證據(jù)的形成時(shí)間系在提出駁回復(fù)審申請(qǐng)后。因此，申請(qǐng)人不能證明其對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)具有真實(shí)使用意圖。
申請(qǐng)人對(duì)商評(píng)字[2020]第0000229056號(hào)駁回復(fù)審決定不服，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起了行政訴訟。
（2）行政訴訟階段
申請(qǐng)人訴稱：
申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)日是2019年4月25日，早于2019年《商標(biāo)法》實(shí)施的時(shí)間（2019年11月1日）。根據(jù)“法不溯及既往”原則，應(yīng)適用2013年《商標(biāo)法》審理本案。“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”規(guī)定的情形屬于2019年《商標(biāo)法》新規(guī)定的范疇，2013年《商標(biāo)法》并沒(méi)有該規(guī)定。
此外，申請(qǐng)人擁有真實(shí)的使用意圖，申請(qǐng)商標(biāo)在提交注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)已經(jīng)實(shí)際持續(xù)使用。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理，判決駁回申請(qǐng)人的訴訟請(qǐng)求。在一審判決書(shū)中，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為：被訴決定做出時(shí)間為2020年8月28日，2019修正的商標(biāo)法于2019年11月1日起實(shí)施，被訴決定在新法實(shí)施后作出，故應(yīng)適用2019年《商標(biāo)法》。
并且，申請(qǐng)人提交的證據(jù)并不足以證明其真實(shí)使用目的，且申請(qǐng)人大量申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)缺乏正當(dāng)理由。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院做出的一審判決獲得了北京市高級(jí)人民法院4的維持。
三、法律問(wèn)題及法律分析
2014年5月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于商標(biāo)法修改決定施行后商標(biāo)案件管轄和法律適用問(wèn)題的解釋》第六條第一款規(guī)定：對(duì)于在商標(biāo)法修改決定施行前當(dāng)事人就尚未核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)申請(qǐng)復(fù)審，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)于決定施行后做出復(fù)審決定或者裁定，當(dāng)事人提起行政訴訟的，人民法院審查時(shí)適用修改后的商標(biāo)法。
在上述“真龍”商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案件中，申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)日為2019年4月25日，商標(biāo)局駁回通知發(fā)文日期為2020年3月3日，駁回復(fù)審決定做出日期為2020年8月28日，即評(píng)審部門是在2019年《商標(biāo)法》實(shí)施后作出的駁回復(fù)審決定。
根據(jù)上述規(guī)定，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院和北京市高級(jí)人民法院在判決書(shū)中法律適用的選擇是準(zhǔn)確的。但是，根據(jù)“法不溯及既往”原則，新《商標(biāo)法》只能規(guī)制其生效后的事件和行為，對(duì)其生效前的事件和行為不具有追溯力。因此，商標(biāo)局是否有權(quán)針對(duì)2019年《商標(biāo)法》實(shí)施前申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)依據(jù)實(shí)施后的新加入的條款駁回我們認(rèn)為有待法院的進(jìn)一步解釋。
上述案例顯示評(píng)審部門和法院對(duì)于此類案件中的使用證據(jù)的審查持較高的標(biāo)準(zhǔn)。因此，如果商標(biāo)申請(qǐng)人想克服基于第四條第一款的駁回，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提交 在駁回復(fù)審申請(qǐng)日之前產(chǎn)生的訴爭(zhēng)商標(biāo)的實(shí)質(zhì)性使用證據(jù)以表明其對(duì)該商標(biāo)具有善意使用意圖。
從理論和實(shí)踐上講，第四條第一款和第四十四條第一款的立法本意基本相同，即它們主要用于規(guī)范市場(chǎng)秩序以保護(hù)公共利益。我們非常高興的看到第四條第一款是遏制惡意商標(biāo)申請(qǐng)的重要補(bǔ)充。但是，第四條第一款和第四十四條第一款的轉(zhuǎn)換和銜接似乎并不是非常清晰。比如，如果商標(biāo)局引用第四條第一款駁回了惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，但是，申請(qǐng)人在復(fù)審程序中提供了相關(guān)的實(shí)質(zhì)性使用證據(jù)以證明其有真實(shí)的使用意圖，那么商標(biāo)局的駁回是否能被克服？在該種情況下評(píng)審部門是否可以依照第四十四條第一款依職權(quán)地維持駁回？如果商標(biāo)異議人和無(wú)效宣告申請(qǐng)人在相關(guān)案件中同時(shí)主張了第四條第一款和第四十四條第一款且被異議人和注冊(cè)人不能提供實(shí)質(zhì)性使用證據(jù)，這些主張能夠同時(shí)獲得支持么？
除上述問(wèn)題外，全類注冊(cè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)也需要考慮。假設(shè)商標(biāo)申請(qǐng)人在45個(gè)類別上申請(qǐng)了全類注冊(cè)且申請(qǐng)人是善意的，但是其商標(biāo)碰巧與他人不具有高知名度的商標(biāo)近似，而且申請(qǐng)商標(biāo)尚未被使用，那么商標(biāo)局仍會(huì)援引商標(biāo)法第四條第一款駁回這些申請(qǐng)么？
以上問(wèn)題如何解決目前均尚無(wú)定論。我們期待能夠在更新的《商標(biāo)審查和審理標(biāo)準(zhǔn)》及/或法院判決中獲得一部分問(wèn)題的答案。
四、結(jié)論
我們認(rèn)為，能否在異議和無(wú)效宣告案件中同時(shí)主張第四條第一款及第四十四條第一款，需要針對(duì)具體的案件進(jìn)行個(gè)案分析。在有相關(guān)證據(jù)能夠證明被申請(qǐng)人存在惡意申請(qǐng)注冊(cè)情形時(shí)，我們建議同時(shí)引用第四條第一款和第四十四條第一款以最大程度的保護(hù)真正權(quán)利人的利益。
在此之前，我們推薦開(kāi)展綜合性的檢索以了解惡意申請(qǐng)人/注冊(cè)人的喜好或特征以及訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用情形以便在相關(guān)案件中能夠進(jìn)一步確定整體策略。
注釋：
1《Board Resolution—Bad Faith Trademark Applications and Registrations》，國(guó)際商標(biāo)協(xié)會(huì)網(wǎng)站，https://www.inta.org/bad-faith-trademark-applications-and-registrations/。
2《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（2001年修正），第四十四條一款已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局撤銷該注冊(cè)商標(biāo)；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。
此后，該條款歷經(jīng)兩次修訂。其中，在2013年修正的版本中，調(diào)整為：第四十四條，已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。
在2019年修正的版本中調(diào)整為：第四十四條，已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。
3《關(guān)于第25292773號(hào)“RLEX”商標(biāo)無(wú)效宣告請(qǐng)求裁定書(shū)》，載中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)，http://wsgs.sbj.cnipa.gov.cn:9080/tmpu/pingshen/detail.html?appId=e48b8835765eb8e80176604c276676fa。
4北京市高級(jí)人民法院（2021）京行終2143號(hào)行政判決書(shū)。
研究院動(dòng)態(tài)
