研究院動(dòng)態(tài)
針對(duì)近年來(lái)出現(xiàn)批量注冊(cè)申請(qǐng)抄襲摹仿國(guó)內(nèi)外知名品牌及無(wú)真實(shí)使用意圖、大量囤積商標(biāo)的亂象，繼2013年《商標(biāo)法》實(shí)施之后，2016年12月，商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為商評(píng)委）聯(lián)合發(fā)布了新修訂的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》，其中關(guān)于打擊惡意注冊(cè)，修訂較多的主要是關(guān)于第四十四條第一款“其他不正當(dāng)手段”的內(nèi)容。
本文在《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》的基礎(chǔ)上，針對(duì)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十四條一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”常見(jiàn)情形及其適用中常見(jiàn)問(wèn)題探究如下：
一、《商標(biāo)法》第四十四條一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”含義及常見(jiàn)情形
（一）現(xiàn)行《商標(biāo)法》關(guān)于“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的規(guī)定
《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定：已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。
（二）《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的定義及具體情形
1、2016年商標(biāo)局、商評(píng)委新修訂的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定：以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的行為，是指采用欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益等其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)，其行為違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，損害了公共利益。對(duì)于只是損害特定民事權(quán)益的情形，則應(yīng)適用商標(biāo)法第四十五條及商標(biāo)法的其他相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行審查判斷。
2、下列情形屬于本條所指的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”1：
（1）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)多件商標(biāo)，且與他人具有較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)構(gòu)成相同或者近似的。
（2）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)多件商標(biāo)，且與他人字號(hào)、企業(yè)名稱(chēng)、社會(huì)組織及其他機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、知名商品的特有名稱(chēng)、包裝、裝潢等構(gòu)成相同或者近似的。
（3）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)大量商標(biāo)，且明顯缺乏真實(shí)使用意圖的。
（4）《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)何謂缺乏真實(shí)使用意圖作出了明確的闡述。具體情形包括兜售商標(biāo)、脅迫他人進(jìn)行貿(mào)易合作、向他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)、侵權(quán)賠償金等，存在前述情形之一的，即可判定為缺乏真實(shí)使用意圖等。其他可以認(rèn)定為以不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的情形。
二、“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”條款的法律適用問(wèn)題
上述條款似乎看起來(lái)規(guī)定的還算明確、具體，但是，在實(shí)際的商標(biāo)評(píng)審及訴訟案件中存在諸多問(wèn)題。筆者結(jié)合代理案件中經(jīng)常遇到的幾個(gè)問(wèn)題探究如下：
（一） “多件”、“大量”的具體衡量標(biāo)準(zhǔn)
“多件”、 “大量”的數(shù)量如何界定？對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，相關(guān)法律法規(guī)及司法解釋等并無(wú)細(xì)化、明確的規(guī)定。
實(shí)踐中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、法院通常是結(jié)合較高知名度商標(biāo)的顯著程度、訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的主觀惡意、訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人有無(wú)接觸較高知名度商標(biāo)的可能性、較高知名度商標(biāo)的知名度等因素綜合考量。也有一些同行朋友說(shuō)這里的“多件”至少是2件，這也許是經(jīng)過(guò)研究大量案例得出的結(jié)論，對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，筆者更傾向于國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和法院的觀點(diǎn)，具體個(gè)案不同，需要綜合考慮各種因素做出公平合理的判斷。
以下為筆者通過(guò)裁判文書(shū)網(wǎng)檢索及所在律師事務(wù)所代理的相關(guān)案例，在以下案例中，訴爭(zhēng)商標(biāo)均因構(gòu)成以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)而被判決無(wú)效：
1、在北京閃銀奇異科技有限公司對(duì)“閃銀”商標(biāo)申請(qǐng)無(wú)效宣告案件2中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)定，雖然商標(biāo)法并未就申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的數(shù)量作為規(guī)定，但是，爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)人武漢中郡公司在多個(gè)類(lèi)別的商品和服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)了包括爭(zhēng)議商標(biāo)在內(nèi)的一千余件商標(biāo)，且未提交相關(guān)商標(biāo)實(shí)際使用的證據(jù)。
武漢中郡公司的上述行為不僅擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，使商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)本身行為成為牟利的手段，而且也會(huì)不正當(dāng)?shù)卣加霉操Y源，影響有正常需求的市場(chǎng)主體依法注冊(cè)商標(biāo)，增加其注冊(cè)商標(biāo)的成本，損害不特定多數(shù)商標(biāo)申請(qǐng)人的利益，有損公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，違反誠(chéng)實(shí)信用基本原則，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)違反商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定。
2、在李偉對(duì)“巴勒阿”商標(biāo)申請(qǐng)無(wú)效宣告案件3中，訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)人智富通公司以“進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)盡管數(shù)量多，但未達(dá)到‘大量’程度”為由進(jìn)行抗辯，北京高院認(rèn)為，智富通公司自成立之后申請(qǐng)注冊(cè)了多個(gè)類(lèi)別的200多枚商標(biāo)，且其中大量商標(biāo)與他人有一定知名度的在先商標(biāo)高度近似。智富通公司在未提交證據(jù)證明其注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)系實(shí)際經(jīng)營(yíng)所需的情況下，其申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)的行為難言善意，屬于擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源的行為，構(gòu)成2013年商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形。
3、在筆者事務(wù)所代理的巴布豆（中國(guó)）兒童用品有限公司訴泉州市巴布豆兒童用品有限公司的商標(biāo)無(wú)效宣告系列行政案件中4，巴布豆中國(guó)公司依據(jù)2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款5的規(guī)定提起相應(yīng)的無(wú)效宣告請(qǐng)求。
泉州巴布豆公司自其關(guān)聯(lián)公司福建晉江萬(wàn)泰盛鞋服有限公司處受讓訴爭(zhēng)商標(biāo)，萬(wàn)泰盛公司的關(guān)聯(lián)公司上海萬(wàn)泰盛鞋服有限公司曾與巴布豆中國(guó)公司存在合作關(guān)系，巴布豆中國(guó)公司曾授權(quán)上海萬(wàn)泰盛使用商標(biāo)。
并且，萬(wàn)泰盛公司名下申請(qǐng)注冊(cè)了二百余件商標(biāo)，不僅包括與巴布豆中國(guó)公司注冊(cè)商標(biāo)相同或高度近似的商標(biāo)，還包括“凱蒂貓”、“超人奧特曼”、“萬(wàn)泰盛蜘蛛俠等與他人具有較強(qiáng)顯著性或較高知名度的商標(biāo)相近似的商標(biāo)，萬(wàn)泰盛公司在互聯(lián)網(wǎng)上對(duì)其注冊(cè)的部分商標(biāo)進(jìn)行了出售。加之，泉州巴布豆公司不能提交證據(jù)證明其申請(qǐng)、注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)具有正當(dāng)理由。
最終，法院認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)構(gòu)成以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的情形，判決訴爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)予無(wú)效。
結(jié)合上述案例，可見(jiàn)對(duì)于名下?lián)碛卸嗉?cè)商標(biāo)的訴爭(zhēng)商標(biāo)權(quán)利人，法院需要綜合案件的具體情況，才能做出是否構(gòu)成以不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的判定。筆者認(rèn)為，影響法院的考量因素包括：
第一，訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人搶注的惡意程度：與權(quán)利人是否存在業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，是否曾獲得權(quán)利人商標(biāo)的授權(quán)許可，或存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；
第二，訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人搶注商標(biāo)的公眾知曉程度：至少存在兩件以上的商標(biāo)，與他人具有較高知名度的商標(biāo)相同或高度近似；
第三，訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人缺乏真實(shí)使用注冊(cè)商標(biāo)的意圖：常見(jiàn)表現(xiàn)包括在互聯(lián)網(wǎng)上大量售賣(mài)其申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)
筆者認(rèn)為，上述因素是司法實(shí)踐中最為常見(jiàn)的考量因素，當(dāng)個(gè)案同時(shí)出現(xiàn)上述情形時(shí)，被法院認(rèn)定構(gòu)成以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的可能性較高。
（二）該條款與商標(biāo)法其他條款在適用上有無(wú)順位？
在注冊(cè)商標(biāo)請(qǐng)求宣告無(wú)效的案件中，常用的法律條款包括第十三條、十五條、三十條、三十二條等相對(duì)條款，以及第十條、十一條、十二條、四十四條等絕對(duì)條款。
關(guān)于商標(biāo)法四十四條一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”條款是否可以和三十條、三十二條等其他條款同時(shí)適用的問(wèn)題，實(shí)踐中做法是多樣的。筆者看到過(guò)同時(shí)適用商標(biāo)法三十條和四十四條一款裁定的文書(shū)，也看到過(guò)適用商標(biāo)法三十條足以保護(hù)、對(duì)于四十四條一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”條款不予評(píng)述的裁定文書(shū)。
其實(shí)，從第四十四條一款的立法目的出發(fā)，該條款的適用應(yīng)當(dāng)定位于對(duì)公共利益及公共秩序的保護(hù)，并且，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與法院逐步達(dá)成共識(shí)，即《商標(biāo)法》第四十四條第一款應(yīng)定位于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)領(lǐng)域內(nèi)維護(hù)公共利益、公共秩序的兜底性條款，在適用上要注意其維護(hù)公序良俗的功能定位，適用該條款的落腳點(diǎn)最終應(yīng)歸結(jié)為對(duì)公序良俗的損害而非對(duì)特定義務(wù)的違背。
對(duì)于僅違反特定義務(wù)的商標(biāo)注冊(cè)行為不應(yīng)當(dāng)適用該條款，以免造成過(guò)度適用，防止架空商標(biāo)法其他條款的適用空間。
（三）訴爭(zhēng)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓之后，受讓人是否可以以善意取得對(duì)抗商標(biāo)法四十四條一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”情形的適用？
實(shí)踐中，某些個(gè)體或企業(yè)惡意注冊(cè)申請(qǐng)大量抄襲摹仿較高知名度的商標(biāo)，以此高額出售、兜售獲取不正當(dāng)利益。此時(shí)，受讓人是否可以以善意取得對(duì)抗商標(biāo)法四十四條一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”情形的適用？
實(shí)踐中的做法亦存在分歧，部分觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓到善意的受讓人名下以后，受讓人出于善意受讓商標(biāo)，以區(qū)分商品或服務(wù)的來(lái)源為目的將商標(biāo)投入商業(yè)使用或者將其做了投入商業(yè)使用的準(zhǔn)備，此時(shí)的商標(biāo)已經(jīng)退去了“缺乏正當(dāng)理由的外衣”，恢復(fù)了其本來(lái)的屬性，與此前轉(zhuǎn)讓的行為有本質(zhì)的區(qū)別，在此情況下，如不考慮商標(biāo)注冊(cè)目的的改變，仍然以商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)為時(shí)間點(diǎn)審查商標(biāo)注冊(cè)“目的”，對(duì)于合法受讓人來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是不公平的。
但是，更多的觀點(diǎn)則認(rèn)為，是否屬于商標(biāo)法四十四條一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”情形，這是一個(gè)“原罪”問(wèn)題，不應(yīng)當(dāng)以訴爭(zhēng)商標(biāo)之后的轉(zhuǎn)讓行為而影響其“原罪”的判斷。如果因?yàn)槠滢D(zhuǎn)讓行為而使其退去了“缺乏正當(dāng)理由的外衣”，這無(wú)疑是助長(zhǎng)了某些個(gè)體或者企業(yè)通過(guò)不正當(dāng)手段取得注冊(cè)之后再通過(guò)轉(zhuǎn)讓行為洗脫“原罪”的囂張氣焰，長(zhǎng)此以往，會(huì)形成惡性循環(huán)，不利于商標(biāo)注冊(cè)管理秩序及市場(chǎng)秩序的穩(wěn)定發(fā)展。
筆者更傾向于第二種觀點(diǎn)，是否屬于商標(biāo)法四十四條一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”情形，涉及到公共利益及公共秩序的保護(hù)，不應(yīng)因某些個(gè)體或者企業(yè)的兜售行為而洗脫其“原罪”，從而損害了公共利益及公共秩序。
在江蘇新科電器有限公司對(duì)“新科”商標(biāo)申請(qǐng)無(wú)效宣告案件6中，最高法院認(rèn)為對(duì)于以不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的商標(biāo)，不因商標(biāo)注冊(cè)后的轉(zhuǎn)讓行為而改變商標(biāo)注冊(cè)的違法性。
綜上可見(jiàn)，對(duì)于《商標(biāo)法》四十四條一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”情形的法律法規(guī)主要集中于《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》7、《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》8，更為具體的法律適用問(wèn)題，仍然需要進(jìn)一步結(jié)合司法實(shí)踐進(jìn)行研究和探討，在研究和探討中該條款會(huì)逐漸形成具體、明確、統(tǒng)一的適用標(biāo)準(zhǔn)。
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1《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》2016年12月，第178頁(yè)。
2北京市高級(jí)人民法院（2017）京行終4126號(hào)行政判決書(shū)。
3北京市高級(jí)人民法院（2019）京行終9728號(hào)行政判決書(shū)。
4北京市高級(jí)人民法院（2019）京行終3866號(hào)行政判決書(shū)等
52013、年及2019年全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《商標(biāo)法》進(jìn)行了修正，以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的條款，由第四十一條一款修正至現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十四條一款。
6最高人民法院（2020）最高法行申10324號(hào)行政裁定書(shū)。
7詳見(jiàn)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》2016年12月，六、以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)審理標(biāo)準(zhǔn)，第177-178頁(yè)。
8詳見(jiàn)《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》2019年4月24日，第17條“其他不正當(dāng)手段”的認(rèn)定、具體情形的認(rèn)定、具體情形的例外、條款適用的限制等。
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